jueves, 22 de noviembre de 2007

El Uso de las Marcas


¿Qué es una Marca?

“Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa. Su origen se remonta a la antigüedad, cuando los artesanos reproducían sus firmas o "marcas" en sus productos utilitarios o artísticos. A través de los años, estas marcas han evolucionado hasta configurar el actual sistema de registro y protección de marcas. El sistema ayuda a los consumidores a identificar y comprar un producto o servicio que, por su carácter y calidad, indicados por su marca única, se adecua a sus necesidades”
[2]

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, en su artículo 2, define la marca como: “Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.El subrayado no es del original.

El artículo 5, de la ley referida hace mención del principio de prioridad, pero no como usualmente se conoce, y que la mayoría conocemos bajo la frase “primero en tiempo, primero en derecho

La prioridad en materia de marcas, favorece a quien habiendo presentado ya, una solicitud marcaria en cualquier otro país suscrito al Convenio de Paris (Tratado Internacional para regulación en esta materia), tendrá derecho de invocar esa prioridad en Costa Rica, por un plazo de seis meses, desde el día siguiente de la presentación prioritaria. Lo que permite interpretar que, previamente se requerirá la presentación de una solicitud de la marca de interés, en otro país, y su presunto titular desee reservar por seis meses, esa ventaja en la Oficina de Marcas de Costa Rica. No obstante lo anterior, el mismo artículo 5 en su segundo párrafo, in fine, dice que: “Tales hechos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de terceros respecto de la marca
[3]

El motivo de dicha opinión, surge en función de la preocupación del uso de una marca, que podría ser objeto de oposición por parte de terceros.

Como bien informara de forma verbal en al menos dos ocasiones, resulta materialmente imposible evitar un eventual y especulativo reclamo a priori, por parte de un tercero. Es decir, cualquiera que pretendiera ostentar mejor derecho, podría oponerse.

Nuestra legislación en su artículo 42 dice textualmente de la:

Prueba del Uso de la Marca. La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a quien alegue la existencia de la nulidad. El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por ley, y que demuestre que ha sido usada efectivamente
[4] El subrayado no es del original.

Como puede observarse legalmente, es de suma importancia para efectos de prueba ante una eventual oposición por parte de un tercero, el uso que se le esté dando a la marca. No es práctica usual en nuestra idiosincrasia, pedir permiso para actuar, cuando lo que enseña la experiencia es que, coloquialmente hablando, resulta más fácil pedir perdón que pedir permiso. Pero no se mal entiendan estas últimas palabras, pues no son la salida por la tangente de un eventual inconveniente.

Para los efectos de proceder con la solicitud de la marca (...), en clase 34 que busca proteger: tabaco, artículos para fumadores y fósforos; se realizó un estudio de factibilidad, que buscaba identificar primero la existencia de la marca, debidamente registrada en Costa Rica, y segundo, que dicha marca protegiera productos idénticos y similares a los que son de nuestro interés. Los resultados fueron negativos. Si bien existe la marca registrada (...)®, la misma corresponde a la protección de otro tipo de artículos en distintas clases, que no tiene absoluta relación con los bienes y artículos que se buscan proteger por parte del consultante. Y la respuesta es muy sencilla, la clasificación de marcas es precisamente para poder hacer eso, una diferencia, una divergencia, un contraste, que permita no confundir unos productos con otros.

Así las cosas, no solamente existe una gran posibilidad de que la solicitud presentada sea admitida para su estudio y procesamiento, sino de que la misma sea aprobada, como también fueron aprobadas otras similares y otras idénticas en distintas clases.

En materia de marcas internacional, recuérdese que Costa Rica es parte del Convenio de París, según lo indica el abogado Stephen Elias en la sexta edición de su libro “Trademark. Legal Care for Your Business & Product Name”, para efectos de uso se han admitido los siguientes signos, a efecto de determinar las marcas:

® Para identificar que la marca se encuentra debidamente registrada. Este símbolo se imprime a un lado de la marca, lo que hace que potenciales infractores tengan noticia de la condición de la marca, y que se exponen a procesos legales en caso de infracción. (...)®

TM Cuya traducción significa: “de marca”, se utiliza para demostrar que usted reclama la propiedad de la marca y la intención de hacer valer sus derechos frente a los imitadores. (...)TM

SM Cuya traducción significa: “de marca de servicios”, se utiliza para demostrar que se reclama la propiedad de la marca y la intención de hacer valer sus derechos frente a los imitadores. No aplica para (...)TM, pero si para una marca de servicios como por ejemplo: CiticorpSM para la protección de servicios bancarios.

Adicionalmente, la doctrina costarricense que se refiere al tema, específicamente Boris Kozolchyc y Otavio Torrealba, en su libro "Curso de Derecho Mercantil", refiere a dos sistemas de interpretación para autorización de la solicitud de una marca.

Sistema Declarativo. Se basa en el uso de la marca, es decir que la propiedad sobre ella se adquiere en el uso prioritario de la misma (...TM). Se establece que la inscripción en el registro solo “declara” o reconoce la preexistencia del derecho adquirido con anterioridad por el uso. Siendo que, si se demuestra luego de registrada la marca, que alguien la estaba usando con anterioridad, la inscripción se anula.

Sistema Atributivo. Este es el sistema, en el que la inscripción de la marca en el registro, es la que da lugar al nacimiento del derecho. Y el que usa la marca sin inscribirla, se expone a que otro la registre y se le apropie.

En Costa Rica se dieron varios casos, lo que originó muchos abusos, hace algún tiempo ya en el que personas inescrupulosas protegían marcas notorias, o ampliamente conocidas mundialmente y las inscribían en Costa Rica, cuando el titular original venía a proteger dichas marcas, porque iba a introducir su negocio o franquicia en el país, se llevaba la sorpresa de que ya se le habían adelantado.

Si bien este último sistema era el que venía usando Costa Rica para efectos de interpretación y aplicación, con la anterior legislación, Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, ya derogado por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo cierto es que la jurisprudencia (resoluciones reiteradas de los tribunales) hasta 1997 había establecido que era necesario suavizar dichas normas, introduciéndole excepciones al sistema atributivo, concediéndole protección a la marca no inscrita
[5], por que de lo contrario no solo se desconocerían los avances doctrinarios en la materia, sino también se arribaría a soluciones reñidas con principios jurídicos, éticos y económicos a pretexto de la rigidez del sistema atributivo.[6]

En conclusión, es criterio del suscrito con fundamento en lo anteriormente expuesto, doctrina, resoluciones judiciales y experiencia, que no existe impedimento legal alguno que impida el uso de de la marca (...)TM, para los productos correspondientes a la clase 34 de la Clasificación Internacional Niza, que es la nomenclatura utilizada nacional e internacionalmente para la clasificación de bienes y productos, susceptibles de protección en materia de marcas. Y resulta, desde el punto de vista de “marketing” de especial importancia dar los pasos necesarios para su efectiva inscripción y protección, como efectivamente se esta haciendo, amén del posicionamiento que la misma marca exige, para efectos comerciales. Lo que resulta ser de práctica común, en razón de la dinámica cambiante en el mundo de los negocios.

Como puede observarse, nadie está exento de una eventual oposición, sea que la misma se produzca nacional o internacionalmente. La recomendación de uso de la marca, obedece a la sustentación en que se basa esta opinión legal, y es decisión del cliente optar por las consideraciones que estime pertinente. Esta opinión, no obliga al consultante a someterse a las recomendaciones que se pudieran hacer con respecto al tema consultado, por lo que consultor no tiene ningún tipo de responsabilidad, por las determinaciones que adopte el cliente.

Quedo a sus órdenes para ampliar o aclarar cualquier duda referente al tema de esta opinión legal.
Reciba un cordial saludo,
[2] Proporcionado por Organización Mundial de Propiedad Intelectual. http://www.wipo.int/trademarks/en/trademarks.html
[3] Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978
[4] Ídem.
[5] Tribunal Superior Segundo Civil. Sección Primera. Voto N° 22 de las 09:05 hrs del 14 de Febrero de 1997.
[6] Ídem.

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