viernes, 23 de noviembre de 2007

La Protección de los Derechos de Autor

El día de hoy, me he encontrado con una amarga sorpresa. La autora de "una nuestas célebres obras literarias", si se permite decirlo, se encuentra atravesando el espinozo camino de un presunto ultraje, en materia de derechos de autor.
El tema de la propiedad intelectual, y en este caso de la parte que corresponde a los derechos de autor, hasta ahora está viendo la luz en nuestra Costa Rica, a pesar de tratarse de una materia de vieja data.
Lamentablemente, nosotros los costarricenses, tenemos una idiosincracia que nos ha llevado con el paso del tiempo, a dejar de lado la protección del producto de nuestro intelecto. A los ticos no nos preocupa que otros, utilicen nuestros descubrimientos, nuestras marcas, nuestras ideas, al menos esto es lo que pareciera reflejar la experiencia; más bien algunos hasta se dejan decir, que si otro los usa, nos está haciendo publicidad.
Nada más alejado de la verdad, esos otros, lo que están haciendo no es un favor, sino que se están aprovechando del producto de nuestro intelecto, para utilizar su fruto, en una franca violación al principio de buena fe. Están aprovechándose, de lo buena gente que somos los ticos, para obtener beneficios patrimoniales, de forma ilícita, a costa de nuestro intelecto.
Pero, ¿Qué son los derechos de autor? Son aquellos derechos que tienen por finalidad ofrecer protección a los autores (entiéndase, escritores, artístas, compositores musicales, etc.) de creaciones. Creaciones que se conocen con el nobmre de "obras".
Ahora bien, los derechos de autor, no protegen ideas, sino más bien, la expresion concretada de pensamientos e ideas.
La doctrina en la materia ha dicho que la protección por derecho de autor es AUTOMÁTICA, sin necesidad de registro, ni de otros trámites. Una obra, empieza a gozar de protección desde el momento de su creación.
Ahora bien, efectivamente muchos países como el nuestro, han adoptado un sistema de registro y depósito de obras, pero la decisión de efectuarlo es meramente facultativo. Aunque no está de más decir, que para efectos probatorios, resulta de especial interés, haber realizado el depósito de la obra y efectuado su inscripción.
No obstante en materia de discusión sobre estos temas, resulta de especial relevancia, que llevó al autor a realizar la obra.
A modo de ejemplo, se comenta entre corrillos que una persona, viendo una película cinematográfica se topó con la sorpresa de que en el sonido del filme se escuchaban especies de fauna y sonido ambiente, que eran de su propiedad, y que él nunca autorizó su utilización. Cuando llegó el momento de la verdad, se preguntó a quien decía ostentar la titularidad de tales sonidos, la forma en que los obtuvo. Dentro de sus explicaciones, comentó como y en que época del año había realizado la recopilación del material. Y he aquí su mala fortuna, pues quien hizo el reclamo, aseveró y probó que para tal época, las especies que originaron su hoy afamada película, no cantaban en esa temporada.
Dentro de los derechos de autor, se definen los llamados derechos patrimoniales, como aquellos que permiten que el titular obtenga compensación financiera por el uso y explotación de la obra, los cuales podrá ceder, con algunas restricciones para quien los obtenga. Pero tembién tenemos los derechos morales, cuya finalidad es velar porque se reconoza el vínculo personal que existente entre el autor y la obra.
Si bien, los primeros pueden reconocer la distribución, producción, adaptación y traducción de la obra entre otros; los segundos otorgan el derecho de reivindicar la paternidad de la obra. Dicho de otro modo, es el derecho del que goza el creador de que se mencione su nombre en calidad de autor, y en particular, en todo uso que se haga de la obra. Pero además abraza el derecho de integridad, sea, el derecho de oponerse a la modificación de la obra o a la utilización de la misma en contextos que puedan perjudicar la buena reputación del autor.
Nuestar Ley establece que: "Todo acto de enajenación de una obra literaria o artística o de derecho conexo, sea total o parcial, deberá constar en instrumento público o privado ante dos testigos"1 De ahí que cualquier otro tipo de contratación nuestra ley no lo avala y esta sujeto a discusión, para poder determinar la verdad real de los hechos que se pudiesen estar alengando.
Asimismo, la normativa establece que el autor de la obra es a quien le corresponde el derecho exclusivo de utilizarla. Que todo tipo de contratos sobre derechos de autor, se interpretarán siempre de forma restrictiva en favor del autor, lo que podríamos llamar un in dubio pro autor.
La traducción de una obra a cualquier idioma o dialecto, corresponde única y exclusivamente al autor su autorización, lo que se realiza mediante un contrato de edición, que la ley también regula y establece; y que no es otra cosa que un contrato que autoriza el derecho de reproducir, difundir y vender la obra. Siendo por cuenta y riesgo del editor su producción, quien además deberá entregar cuentas al autor por la remuneración convenida previamente.
El editor por su parte, no puede ceder a terceros el contrato de edición, sin autorización previa del autor, y solamente éste tiene la falcultad excluisiva de autorizar o no las traducciones.
Ahora bien, el caso de marras abraza temas de extraterritorialidad, y para ello resulta de especial interés lo que la legislación internacional refiere del tema.
Los derechos de autor los contempla la Convensión de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, al que Costa Rica se adhirió el 03 de marzo de 1978, y los Estados Unidos de América el 16 de noviembre de 1988, el cual se encuentra en vigor.
Por su parte el artículo 2 de dicha Convensión establece que: "2) El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra. Por lo demás, sin perjuicio de las estipulaciones del presente Convenio, la extensión de la protección así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos se regirán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección."2
El artículo 6bis, inciso 1) dice: "Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación"3
Adiconalmente, no se deben olvidar las herramientas referentes a las medidas de observancia que nuestra legislación ha establecido, a fin de poder interponer medidas cautelares para que se eviten abusos en esta materia e imponiendo resposabilidades tanto civiles como penales.
Debo concluir diciendo que existen elementos intrínsecos en cada obra, que solo el autor conoce, y puede probar, de ahí que, a la distiguida señora Rossi, le envió a la distancia, una nueva luz de esperanza, en sus esfuerzos por reivindicar el fruto de su intelecto y trabajo. Y me atrevo a manifestarle señora Rossi, que Costa Rica no ha perdido parte de su acervo, ni Usted ha sido despojada de sus derechos.
<1> Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. N°6683. Artículo 89
<2> Convenio de Berna para la Protección de Obras Artísticas y Literarias
<3> Idem.

jueves, 22 de noviembre de 2007

El Uso de las Marcas


¿Qué es una Marca?

“Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa. Su origen se remonta a la antigüedad, cuando los artesanos reproducían sus firmas o "marcas" en sus productos utilitarios o artísticos. A través de los años, estas marcas han evolucionado hasta configurar el actual sistema de registro y protección de marcas. El sistema ayuda a los consumidores a identificar y comprar un producto o servicio que, por su carácter y calidad, indicados por su marca única, se adecua a sus necesidades”
[2]

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, en su artículo 2, define la marca como: “Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.El subrayado no es del original.

El artículo 5, de la ley referida hace mención del principio de prioridad, pero no como usualmente se conoce, y que la mayoría conocemos bajo la frase “primero en tiempo, primero en derecho

La prioridad en materia de marcas, favorece a quien habiendo presentado ya, una solicitud marcaria en cualquier otro país suscrito al Convenio de Paris (Tratado Internacional para regulación en esta materia), tendrá derecho de invocar esa prioridad en Costa Rica, por un plazo de seis meses, desde el día siguiente de la presentación prioritaria. Lo que permite interpretar que, previamente se requerirá la presentación de una solicitud de la marca de interés, en otro país, y su presunto titular desee reservar por seis meses, esa ventaja en la Oficina de Marcas de Costa Rica. No obstante lo anterior, el mismo artículo 5 en su segundo párrafo, in fine, dice que: “Tales hechos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de terceros respecto de la marca
[3]

El motivo de dicha opinión, surge en función de la preocupación del uso de una marca, que podría ser objeto de oposición por parte de terceros.

Como bien informara de forma verbal en al menos dos ocasiones, resulta materialmente imposible evitar un eventual y especulativo reclamo a priori, por parte de un tercero. Es decir, cualquiera que pretendiera ostentar mejor derecho, podría oponerse.

Nuestra legislación en su artículo 42 dice textualmente de la:

Prueba del Uso de la Marca. La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a quien alegue la existencia de la nulidad. El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por ley, y que demuestre que ha sido usada efectivamente
[4] El subrayado no es del original.

Como puede observarse legalmente, es de suma importancia para efectos de prueba ante una eventual oposición por parte de un tercero, el uso que se le esté dando a la marca. No es práctica usual en nuestra idiosincrasia, pedir permiso para actuar, cuando lo que enseña la experiencia es que, coloquialmente hablando, resulta más fácil pedir perdón que pedir permiso. Pero no se mal entiendan estas últimas palabras, pues no son la salida por la tangente de un eventual inconveniente.

Para los efectos de proceder con la solicitud de la marca (...), en clase 34 que busca proteger: tabaco, artículos para fumadores y fósforos; se realizó un estudio de factibilidad, que buscaba identificar primero la existencia de la marca, debidamente registrada en Costa Rica, y segundo, que dicha marca protegiera productos idénticos y similares a los que son de nuestro interés. Los resultados fueron negativos. Si bien existe la marca registrada (...)®, la misma corresponde a la protección de otro tipo de artículos en distintas clases, que no tiene absoluta relación con los bienes y artículos que se buscan proteger por parte del consultante. Y la respuesta es muy sencilla, la clasificación de marcas es precisamente para poder hacer eso, una diferencia, una divergencia, un contraste, que permita no confundir unos productos con otros.

Así las cosas, no solamente existe una gran posibilidad de que la solicitud presentada sea admitida para su estudio y procesamiento, sino de que la misma sea aprobada, como también fueron aprobadas otras similares y otras idénticas en distintas clases.

En materia de marcas internacional, recuérdese que Costa Rica es parte del Convenio de París, según lo indica el abogado Stephen Elias en la sexta edición de su libro “Trademark. Legal Care for Your Business & Product Name”, para efectos de uso se han admitido los siguientes signos, a efecto de determinar las marcas:

® Para identificar que la marca se encuentra debidamente registrada. Este símbolo se imprime a un lado de la marca, lo que hace que potenciales infractores tengan noticia de la condición de la marca, y que se exponen a procesos legales en caso de infracción. (...)®

TM Cuya traducción significa: “de marca”, se utiliza para demostrar que usted reclama la propiedad de la marca y la intención de hacer valer sus derechos frente a los imitadores. (...)TM

SM Cuya traducción significa: “de marca de servicios”, se utiliza para demostrar que se reclama la propiedad de la marca y la intención de hacer valer sus derechos frente a los imitadores. No aplica para (...)TM, pero si para una marca de servicios como por ejemplo: CiticorpSM para la protección de servicios bancarios.

Adicionalmente, la doctrina costarricense que se refiere al tema, específicamente Boris Kozolchyc y Otavio Torrealba, en su libro "Curso de Derecho Mercantil", refiere a dos sistemas de interpretación para autorización de la solicitud de una marca.

Sistema Declarativo. Se basa en el uso de la marca, es decir que la propiedad sobre ella se adquiere en el uso prioritario de la misma (...TM). Se establece que la inscripción en el registro solo “declara” o reconoce la preexistencia del derecho adquirido con anterioridad por el uso. Siendo que, si se demuestra luego de registrada la marca, que alguien la estaba usando con anterioridad, la inscripción se anula.

Sistema Atributivo. Este es el sistema, en el que la inscripción de la marca en el registro, es la que da lugar al nacimiento del derecho. Y el que usa la marca sin inscribirla, se expone a que otro la registre y se le apropie.

En Costa Rica se dieron varios casos, lo que originó muchos abusos, hace algún tiempo ya en el que personas inescrupulosas protegían marcas notorias, o ampliamente conocidas mundialmente y las inscribían en Costa Rica, cuando el titular original venía a proteger dichas marcas, porque iba a introducir su negocio o franquicia en el país, se llevaba la sorpresa de que ya se le habían adelantado.

Si bien este último sistema era el que venía usando Costa Rica para efectos de interpretación y aplicación, con la anterior legislación, Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, ya derogado por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo cierto es que la jurisprudencia (resoluciones reiteradas de los tribunales) hasta 1997 había establecido que era necesario suavizar dichas normas, introduciéndole excepciones al sistema atributivo, concediéndole protección a la marca no inscrita
[5], por que de lo contrario no solo se desconocerían los avances doctrinarios en la materia, sino también se arribaría a soluciones reñidas con principios jurídicos, éticos y económicos a pretexto de la rigidez del sistema atributivo.[6]

En conclusión, es criterio del suscrito con fundamento en lo anteriormente expuesto, doctrina, resoluciones judiciales y experiencia, que no existe impedimento legal alguno que impida el uso de de la marca (...)TM, para los productos correspondientes a la clase 34 de la Clasificación Internacional Niza, que es la nomenclatura utilizada nacional e internacionalmente para la clasificación de bienes y productos, susceptibles de protección en materia de marcas. Y resulta, desde el punto de vista de “marketing” de especial importancia dar los pasos necesarios para su efectiva inscripción y protección, como efectivamente se esta haciendo, amén del posicionamiento que la misma marca exige, para efectos comerciales. Lo que resulta ser de práctica común, en razón de la dinámica cambiante en el mundo de los negocios.

Como puede observarse, nadie está exento de una eventual oposición, sea que la misma se produzca nacional o internacionalmente. La recomendación de uso de la marca, obedece a la sustentación en que se basa esta opinión legal, y es decisión del cliente optar por las consideraciones que estime pertinente. Esta opinión, no obliga al consultante a someterse a las recomendaciones que se pudieran hacer con respecto al tema consultado, por lo que consultor no tiene ningún tipo de responsabilidad, por las determinaciones que adopte el cliente.

Quedo a sus órdenes para ampliar o aclarar cualquier duda referente al tema de esta opinión legal.
Reciba un cordial saludo,
[2] Proporcionado por Organización Mundial de Propiedad Intelectual. http://www.wipo.int/trademarks/en/trademarks.html
[3] Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978
[4] Ídem.
[5] Tribunal Superior Segundo Civil. Sección Primera. Voto N° 22 de las 09:05 hrs del 14 de Febrero de 1997.
[6] Ídem.

Ciberocupación en Tiquicia


No debemos sorprendernos por el titular de la nación del día de ayer viernes veintisiete de junio: “Clonan” sitios de 3 bancos en Internet”. Las facilidades que brinda Internet, la falta de conocimiento, y las débiles penas por estas infracciones, hacen que algunas personas inescrupulosas, se atrevan públicamente a registrar nombres de dominio a sabiendas de la existencia de nombres similares, creyendo puerilmente que un guión (-) o dos letras (...cr.com) van a hacer la diferencia.
Estas no son otra cosa, que prácticas deliberadas que pretenden confundir a los usuarios de un determinado servicio, utilizando nombres semejantes a otros ya conocidos, de mala fe y con la finalidad de poder obtener un beneficio económico.
Pero lo anterior no es una apreciación personal solamente, con la demanda presentada semanas atrás por el club inglés de fútbol Tottenham Hotspur para reivindicar su identidad en Internet usurpada por un supuesto "ciberocupante", son ya ascienden a 5.000 las demandas interpuestas en virtud de la Política Uniforme de Solución de Controversias que en materia de Nombres de Dominio, atiende en Ginebra, el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). A este número impresionante de demandas, deben sumarse los más de 15.500 casos sometidos al Centro, en virtud de otras políticas específicas de solución de controversias, con lo que el número total de demandas interpuestas ante la OMPI por ciberocupación indebida asciende a 20.511.
El señor Francis Gurry, quien figura como Subdirector General de la OMPI, y quien supervisa la labor que lleva a cabo dicha Organización en la esfera de los nombres de dominios, a manifestado que dicha labor no se puede dar por concluida, y que se debe continuar con los esfuerzos para velar por que Internet sea un entorno realmente seguro para los negocios; y que esos esfuerzos deben dedicarse en gran parte a impedir los abusos de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital.
Es necesario, tomar las riendas de una situación que efectivamente se está engendrando en nuestro país, y no es, sino hasta ayer que se descubre ante la opinión pública.
Se está convirtiendo en una práctica común, que en nuestro medio se esté utilizando Internet como canal de información en el que, a nombres de dominio de marcas conocidas de les agrega las letras “cr” después del nombre, y antes del “.com” (www.nombrecr. com) para aprovechar el gTDL (general Top Level Domain), es decir, los dominios genéricos, tales como: “.com, .net, .info, .org”; entre otros, siendo el primero de estos, el más conocido mundialmente, y por que no decirlo, el que más vende.
Deseo traer a colación lo anterior pues recientemente pasó por mis manos investigar el nombre de un grupo musical muy conocido en nuestro medio galardonado internacionalmente, y que curiosamente cuando quiso obtener su dominio, utilizando el nombre de la agrupación, el mismo ya había sido adquirido por una tercera persona. Es así como al accesar la página: “
www.nombredelgrupo.com” aparece el ofrecimiento de la venta del dominio por $1.900.00, entonces la recomendación de la empresa que confeccionaría la página web, -y esto si es una conjetura, recomendó agregar al nombre las letras “cr”, es decir: “www.nombredelgrupocr.com”. en el afán de aprovechar la raíz “.com”
Si bien es cierto, la presunta recomendación fue hecha de muy buena fe, pues no quedaba otra salida, el nombre de dominio que utiliza el grupo no es idéntico al de la agrupación, lo que ya evidencia un perjuicio.
Se evidencia aquí, que un tercero de mala fe a “ciberocupado”, si se me permite el término, y ha violentado los derechos e intereses legítimos del grupo.
Debe probarse, por supuesto, que el nombre de dominio objeto de controversia es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con la “marca”, por ejemplo, del afectado, y que el infractor no tiene derechos ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio registrado y utilizado de mala fe.
Entre los sectores más afectados por ese tipo de infracciones están la alimentación, las bebidas alcohólicas y los restaurantes; la moda; el espectáculo; Internet y las tecnologías de la información; así como los medios de información y edición; y el día de ayer despertamos con la noticia de que nuestros bancos también.
No debemos olvidar que la ciberocupación de que fueron objeto tres bancos nacionales, es solamente la punta del iceberg, y es necesario establecer activar los mecanismos existentes a fin de que los nombres de dominio utilizados de mala fe, sean transferidos a quienes ostentan los derechos e intereses legítimos.


Ver: Banco de Chile, S.A. v. E.S.B.E., caso N°D2001-0695 en:
Citigroup Inc. v. L.S.S., caso N°D2003-0328 en: